Lecciones del caso de demanda por la marca comercial de ELFBAR en Estados Unidos

Nota del Editor: En el fallo preliminar del caso de infracción de marca registrada de ELFBAR en Estados Unidos, se ordenó retirar todos sus productos de los estantes. Esto sirve como una advertencia para las empresas de cigarrillos electrónicos al expandirse en el extranjero. ¿Cómo pueden evitar los riesgos de propiedad intelectual? Este artículo es una publicación de invitado del abogado Guo Li de 2FIRSTS, que analiza el conflicto legal en profundidad desde una perspectiva legal estadounidense, con la esperanza de brindar una referencia valiosa para los lectores. Como uno de los activos importantes de una empresa, las marcas comerciales son cruciales para el desarrollo empresarial.

Li Guo es un abogado en ejercicio en Bunsow De Mory LLP en California. En 2022, fue nombrado miembro de la clase Pathfinder del Legal Diversity Leadership Council (LCLD). Ha sido reconocido varias veces como una estrella ascendente en propiedad intelectual por Super Lawyers. También es socio en Beijing Zhong Lun Wen De (Kunming) Law Firm.

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Recientemente, una orden de medida cautelar preliminar emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida ha brindado una experiencia valiosa para las empresas chinas que planean vender productos en el mercado estadounidense. Para proporcionar un contexto de antecedentes, VPR es un fabricante de cigarrillos electrónicos con sede en Florida, que vende una variedad de cigarrillos electrónicos y accesorios bajo la marca ELF. Demandó a la empresa Shenzhen Wei Bo Li y a su distribuidor en Estados Unidos ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, acusándolos de infracción de marca registrada al vender productos bajo el nombre de ELFBAR. VPR también solicitó al tribunal una medida cautelar preliminar para prohibir a Wei Bo Li la venta de productos bajo el nombre de ELFBAR. La solicitud fue aprobada por el tribunal el 23 de febrero de 2023.

Para obtener una medida cautelar preliminar, una de las partes debe establecer ciertos elementos.

Existe la posibilidad de una victoria significativa en términos de derechos.

Si no se brinda ninguna asistencia, se sufrirá un daño irreparable.

La amenaza de daño supera el posible daño que la indemnización causaría al no demandante.

La implementación de medidas de alivio se llevará a cabo de acuerdo con el interés público.

El tribunal ha rechazado la reclamación de Weybly de que la marca registrada VPR no puede ser aplicada. Según el principio de "uso ilegal" (nota 2), una marca registrada debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables antes de reclamar protección de marca registrada. Weybly cree que los cigarrillos electrónicos y las baterías de marca ELF de VPR fueron identificados como "nuevos productos de tabaco" (nota 4) que requieren una "revisión previa a la comercialización" (nota 3) según la ley, pero VPR no obtuvo la autorización previa a la comercialización de la FDA para vender estos productos ELF. Por lo tanto, VPR violó la ley y la marca registrada ELF no puede ser aplicada.

El tribunal rechazó la aplicación de la doctrina de "uso ilegítimo", argumentando que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito no adoptó este principio en casos de infracción de marcas comerciales. Autoridades destacadas se oponen a esta visión y argumentan que la doctrina de "uso ilegítimo" no debe usarse para despojar a VPR de su interés en la propiedad de la marca comercial, a menos que exista una base factual independiente para solicitar la cancelación de la marca comercial. Además, no hay evidencia de que la FDA considere que el cigarrillo electrónico del demandante, esté en violación de las regulaciones aplicables. El tribunal también señaló que la doctrina de "uso ilegítimo" se utiliza casi exclusivamente en entornos administrativos y se originó en los procedimientos de la Junta de Juicio y Apelación de Marcas Comerciales de los Estados Unidos (TTAB, por sus siglas en inglés) para oponerse a solicitudes de marcas comerciales o cancelar registros.

Volviendo al análisis de la prohibición de ELFBAR, con respecto al primer factor, el tribunal encontró que el demandante VPR había demostrado con éxito la posibilidad de ganar una reclamación por infracción de marca registrada.

Al determinar el problema de confusión, el tribunal analizó los siguientes factores.

Tipo/Fuerza de Marcas Registradas.

Similitud de las marcas registradas La similitud de las marcas registradas es un concepto importante en el ámbito del derecho de marcas. Se refiere a la comparación de dos o más marcas registradas para determinar si son lo suficientemente similares como para crear confusión o asociación en la mente del consumidor. Para evaluar la similitud de las marcas, se toman en cuenta varios factores, como la similitud fonética, la similitud visual y la similitud conceptual. La similitud fonética se refiere al sonido de las marcas y si pueden confundirse fácilmente al ser pronunciadas. La similitud visual se refiere a cómo se ven las marcas y si pueden confundirse al ser vistas. La similitud conceptual se refiere a la relación de significado entre las marcas y si pueden confundirse debido a la asociación de ideas. Además de estos factores, también se considera el grado de notoriedad de las marcas involucradas y el grado de similitud entre los productos o servicios asociados a las marcas. Una marca muy conocida puede tener mayor protección y se considerará similar a otras marcas con una menor notoriedad. En resumen, la similitud de las marcas registradas juega un papel fundamental en la protección de los derechos de propiedad intelectual y en la prevención de confusiones en el mercado. Es importante evaluar cuidadosamente los diferentes factores mencionados anteriormente para determinar si dos marcas son similares y si pueden generar confusión entre los consumidores.

Similaridad de productos.

Las similitudes entre los canales de venta y los clientes.

Las similitudes de los medios publicitarios.

La intención de WeyBoli.

Situación actual de confusión.

El tribunal determinó que los factores anteriormente mencionados respaldan de manera contundente el fallo de que el uso de la marca registrada ELFBAR por parte de Wei Bo Li podría causar confusión con la marca registrada ELF del demandante.

En cuanto a los tipos/fuerza de la marca registrada. El tribunal encontró que la marca ELF es una marca altamente arbitraria, y las marcas arbitrarias reciben una mayor protección de marca en términos de continuidad de fuerza. En cuanto a la similitud de las marcas registradas. El tribunal encontró que las marcas parecen similares ya que ambas comienzan con las mismas tres letras, ELF. La evidencia muestra que la palabra "bar" a menudo se añade al final de otras palabras para formar los nombres de productos de cigarrillos electrónicos. En cuanto a la similitud del producto. El tribunal encontró que ambos productos son casi idénticos en forma y tamaño, lo que los hace lo suficientemente similares como para que el público los pueda asociar con la misma fuente. En cuanto a la similitud de las tiendas minoristas y los clientes. El tribunal encontró que las partes utilizan las mismas tiendas minoristas - tiendas de tabaco, tiendas de productos de vapeo y tiendas de conveniencia - para vender sus productos a través de distribuidores mayoristas. Las partes también apuntan a bases de consumidores similares, siendo el grupo principal de consumidores interesados en fumar para los productos ELF y ELFBAR. En cuanto a la similitud de los medios publicitarios. El tribunal encontró que ambas partes utilizan medios publicitarios similares, dirigiéndose a revistas para distribuidores mayoristas para atraer a los clientes, lo que contribuye a la confusión respecto a la fuente de los productos. En cuanto a la intención de VPR. El tribunal considera que la evidencia respalda la falta de intención adecuada por parte de VPR, ya que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó la solicitud de VPR para una marca registrada ELFBAR debido a la posibilidad de confusión con la marca ELF de VPR, sin embargo, VPR continuó vendiendo productos ELFBAR en el mercado estadounidense. El tribunal no cree la defensa de VPR de que posee registros de marca válidos en otros países, por lo tanto, usar la marca registrada en Estados Unidos no lleva una intención inadecuada. En cuanto a la confusión real. El tribunal considera que si bien VPR proporcionó un mensaje de texto que indica que uno de sus distribuidores estaba confundido acerca de la fuente de los productos ELFBAR, esta evidencia no es suficiente para demostrar una confusión real.

El segundo elemento relacionado con el "daño irreversible" [nota 6].

El tribunal determinó que había un daño sustancial e irreversible inminente, ya que VPR demostró que el uso de la marca registrada ELFBAR por parte de Wei Bo Li había dañado sus productos ELF en el mercado. A VPR le preocupaba especialmente el uso de la marca registrada ELFBAR en la promoción de líquidos de cigarrillos electrónicos con sabor a dulces y frutas, lo que podría suponer un riesgo potencial de pérdida de reputación para VPR.

El tercer elemento del equilibrio de intereses (pérdidas económicas y no económicas) [Nota 8] fue considerado por el tribunal. Determinó que sin una orden judicial, VPR seguiría sufriendo pérdidas. En cuanto al último elemento del interés público, el tribunal afirmó que el público tiene el derecho de prevenir la confusión del consumidor en el mercado.

Para poder emitir una medida cautelar preliminar inmediata, el tribunal también ha solicitado que VPR proporcione una fianza de $500,000. Esta fianza servirá como compensación en caso de determinarse que a VPR se le concedió injustamente la medida cautelar.

Conclusión: Es crucial para las empresas chinas llevar a cabo una investigación exhaustiva de la disponibilidad y registrar sus marcas comerciales antes de ingresar al mercado estadounidense. Como se demuestra en este caso, el hecho de tener éxito en el registro de una marca comercial en otros países no garantiza el éxito en Estados Unidos. Si una solicitud de registro de marca comercial es rechazada, las empresas deben considerar elegir otra marca comercial para reducir los posibles riesgos legales y costos.

Para anular la solicitud de una orden de restricción temporal, es crucial recopilar y presentar todas las pruebas posibles antes de la audiencia. En este caso, el tribunal rechazó la solicitud de Welbilt Inc. de reabrir la audiencia de pruebas para agregar pruebas de encuestas de consumidores en relación con la posible confusión entre las marcas ELF y ELFBAR. Una de las razones para el rechazo fue que la solicitud se presentó casi dos meses después de que concluyera la audiencia.

La compañía también podría considerar otras estrategias. Ganar en cualquiera de los cuatro factores puede derrotar la solicitud de una orden de restricción temporal. Por ejemplo, adoptar una marca comercial diferente que no infrinja de inmediato podría ser una estrategia útil, ya que el tribunal rechazó la solicitud de una orden de restricción temporal, lo cual evitó un daño irreparable, debido a la falta de una amenaza continua de infracción y la ausencia de futuras infracciones.

Nota:

La "medida cautelar preliminar" es un recurso legal que implica una orden temporal emitida por un tribunal que requiere que el demandado tome acciones específicas o cese ciertas acciones durante el proceso judicial o hasta que se llegue a un fallo final. Su propósito es proteger los derechos del demandante y evitar que el demandado siga infringiendo esos derechos durante el proceso judicial, así como prevenir cualquier daño irreversible al demandado durante este tiempo.

La "doctrina de uso ilícito" es un principio legal en Estados Unidos que se aplica a las marcas comerciales y también es conocido como la "doctrina de primer uso". Según este principio, la propiedad de una marca comercial se otorga a la primera persona que la utiliza, no a la primera persona que la registra. Si una marca comercial ha sido utilizada durante cierto período de tiempo, aunque no haya sido registrada, el usuario aún puede contar con cierta protección legal para la marca comercial.

La revisión previa al mercado es un proceso supervisado por la FDA que implica evaluar y escrutar los ingredientes, el proceso de fabricación, la eficacia y la seguridad de un producto antes de permitir que se venda en el mercado. Solo después de someterse a una evaluación rigurosa y obtener aprobación, un producto puede ser permitido para la venta.

Los nuevos productos de tabaco se refieren a productos de tabaco fabricados utilizando nuevas tecnologías, fórmulas o formas, y difieren en apariencia y composición de los cigarrillos tradicionales y los productos relacionados con el tabaco. Algunos ejemplos incluyen los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentados sin quemar y los productos de tabaco oral. Estos nuevos productos de tabaco ya han llamado la atención de las agencias reguladoras en algunas áreas y pueden estar sujetos a restricciones regulatorias estrictas.

Marca arbitraria" es un término en la ley de marcas comerciales que se refiere a una marca comercial que no tiene conexión o asociación con la naturaleza de los bienes o servicios que representa. La marca comercial elegida no tiene una relación aparente con los bienes o servicios en sí. Por ejemplo, "Apple" como marca comercial para computadoras y electrónicos no tiene una conexión directa con estos productos, lo que la convierte en una marca arbitraria típica. Las marcas arbitrarias son más fáciles de obtener protección de marca comercial en comparación con las marcas descriptivas o literales.

Daño irreparable" se refiere típicamente a las pérdidas o daños en litigios civiles que no pueden ser compensados o reparados a través de daños monetarios u otros medios. Este tipo de daño es permanente o irreversible, lo que significa que aunque el demandante gane el caso, los daños no pueden ser completamente compensados a través de una indemnización económica o otros métodos.

According to a report from Agence France-Presse, on Tuesday, March 15th, during a press conference, the Minister of Health, Magnus Heunicke, stated that a policy change would prevent the next generation from smoking any form of tobacco.