Lecciones de una Orden del Juez que prohíbe a una empresa china vender productos de cigarrillos electrónicos (ELFBAR)

La reciente orden de medida cautelar preliminar del Distrito Sur de Florida ofrece lecciones valiosas a las empresas chinas que planean vender productos en el mercado de Estados Unidos.

Como antecedente, VPR, un fabricante de cigarrillos electrónicos con sede principal en Florida, ha comercializado una línea de cigarrillos electrónicos y accesorios bajo la marca ELF. Demandó a Shenzhen Weiboli y sus distribuidores en Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, alegando, entre otras cosas, infracción de marca por vender productos bajo el nombre ELFBAR. VPR también solicitó al tribunal que emitiera una orden de medida cautelar preliminar para prohibir que Weiboli venda productos bajo el nombre ELFBAR. El tribunal concedió la solicitud el 23 de febrero de 2023.

Para obtener una medida cautelar preliminar, una parte debe establecer los siguientes elementos: "(1) una probabilidad sustancial de éxito en el mérito del caso; (2) que se sufrirá un daño irreparable si no se otorga la medida; (3) que el daño amenazante es mayor al perjuicio que la medida causaría al no demandante; y (4) que la entrada en vigor de la medida serviría al interés público.

En un principio, el tribunal rechaza el argumento principal de Weiboli de que la marca registrada de VPR no es ejecutable bajo la "doctrina de uso ilegal". Según esta doctrina, una marca debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables antes de que una parte pueda reclamar protección de marca para esa marca. Según Weiboli, el vaporizador y la batería para cigarrillos electrónicos de la marca ELF de VPR califican como "productos de tabaco nuevos" para los cuales se requiere una "revisión previa a la comercialización" según la ley, pero VPR no obtuvo la autorización previa a la comercialización de la FDA para vender esos productos de marca ELF. Por lo tanto, VPR violó la ley y la marca ELF se volvió no ejecutable.

El Tribunal se negó a aplicar la "doctrina de uso ilícito", argumentando que el Onceavo Circuito no adoptó dicha doctrina en el contexto de la infracción de marcas registradas cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, que existen autoridades persuasivas que apuntan en sentido contrario y que la doctrina de uso ilícito no debería ser utilizada para despojar a VPR de su interés en la propiedad de la marca sin una base independiente para solicitar la cancelación de la marca. Además, no hay evidencia de que la FDA haya encontrado que los cigarrillos electrónicos del demandante infrinjan las regulaciones aplicables. El Tribunal también señaló que la "doctrina de uso ilícito" aparece casi exclusivamente en el ámbito administrativo, originándose en los procedimientos de oposición de solicitudes de marca registrada o cancelación de registros en la Junta de Apelaciones y Juicio de Marcas de Estados Unidos (TTAB, por sus siglas en inglés).

Volviendo al análisis de la medida cautelar preliminar, en cuanto al primer elemento, el tribunal determina que VPR ha establecido una probabilidad de éxito en cuanto al mérito de su reclamación por infracción de marca registrada. Al decidir si existía una probabilidad de confusión, el tribunal analizó: (1) tipo/fuerza de la marca; (2) similitud de la marca; (3) similitud de los productos; (4) similitud de los puntos de venta y clientes; (5) similitud de los medios publicitarios; (6) intención de Weiboli; (7) confusión real. El tribunal determina que los factores apuntan claramente a la conclusión de que el uso de la marca ELFBAR por parte de Weiboli es probable que cause confusión con la marca ELF del demandante.

En cuanto al tipo/fuerza de la marca, el tribunal determina que la marca ELF es una marca arbitraria y fuerte, y las marcas arbitrarias reciben una mayor protección de marcas en la escala de fuerza de marcas.

Respecto a la similitud de la marca, el tribunal determina que las marcas parecen similares, ya que ambas comienzan con la misma palabra de tres letras: ELF. La evidencia demuestra que con frecuencia se añade "bar" al final de otras palabras para formar los nombres de productos de cigarrillos electrónicos.

En cuanto a la similitud de los productos, el tribunal determina que la forma y el tamaño de los dos productos son prácticamente idénticos, y son similares de tal manera que el público podría atribuirlos a una única fuente.

En cuanto a la similitud de los puntos de venta y los clientes, el tribunal considera que ambas partes utilizan los mismos puntos de venta minorista, como tiendas de tabaco, tiendas de vapeo y tiendas de conveniencia a través de distribuidores mayoristas, para vender sus productos. Las partes también venden sus productos a una base de consumidores similar, y la base principal de consumidores tanto para los productos ELF como ELFBAR sigue siendo un consumidor interesado en el vapeo.

En cuanto a la similitud de los medios publicitarios, el tribunal determina que ambas partes utilizan medios publicitarios similares, es decir, revistas dirigidas a distribuidores mayoristas, para atraer a los clientes, lo cual contribuye a una probabilidad de confusión acerca del origen de los productos.

En lo que respecta a la intención de Weiboli, el tribunal determina que existen pruebas que respaldan la intención inapropiada de Weiboli debido a que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó la solicitud de marca ELFBAR de Weiboli debido a la posibilidad de confusión con la marca ELF del demandante. Sin embargo, Weiboli procedió a ingresar al mercado de Estados Unidos para vender sus productos ELFBAR. El tribunal no se deja persuadir por el argumento de que no podrían haber tenido una intención inapropiada al adoptar la marca en Estados Unidos debido a que tienen registros válidos para la marca en varios otros países.

En cuanto a la confusión actual, el tribunal determina que aunque VPR presentó un mensaje de texto que sugería que uno de los distribuidores de VPR se había confundido sobre el origen de los productos ELFBAR, esa evidencia no es lo suficientemente convincente como para establecer una confusión real.

En cuanto al segundo elemento de daño irreparable, el tribunal encuentra una amenaza sustancial de daño irreparable, porque VPR ha demostrado que el uso de la marca ELFBAR por parte de Weiboli ha resultado en una pérdida de comercio para sus productos ELF, y VPR manifestó una preocupación particular por los productos ELFBAR que se comercializan con líquido de nicotina en sabores de caramelos y frutas, lo cual podría resultar en la posibilidad de que VPR pierda el control sobre su reputación. En cuanto al tercer elemento sobre el equilibrio del daño (monetario y no monetario), el tribunal determina que VPR continuará sufriendo en ausencia de una orden judicial. En relación al último elemento de interés público, el tribunal determina que el público tiene interés en prevenir la confusión de los consumidores en el mercado.

Para la emisión de la medida cautelar preliminar instantánea, el tribunal también requiere como requisito previo que VPR presente una fianza de $500,000. La fianza se utiliza como pago de indemnizaciones a las que Weiboli pueda tener derecho en caso de que se determine que esta medida cautelar es injusta.

Lección aprendida: antes de que una empresa china comience a vender productos en el mercado estadounidense, es importante realizar una búsqueda de despeje de marca y obtener el registro de marca para los productos. Como muestra este caso, que una marca esté registrada en otros países no garantiza su registro en los Estados Unidos. En caso de que la solicitud de registro sea rechazada, las empresas deben considerar elegir una marca diferente para proceder y reducir los posibles riesgos legales y los costos.

Para derrotar una moción de medida cautelar preliminar, es importante recopilar y presentar todas las pruebas que se puedan recopilar antes de la audiencia. En este caso, el tribunal rechazó la solicitud de Weiboli de reabrir la audiencia probatoria para agregar el testimonio de encuestas de consumidores para evaluar la probabilidad de confusión entre la marca ELF y la marca ELFBAR. Una razón es que la solicitud se presentó casi dos meses después de la audiencia. Las empresas también pueden considerar otras estrategias. Prevalecer en cualquiera de los cuatro factores puede derrotar una moción de medida cautelar preliminar. Por ejemplo, una estrategia que podría ayudar es adoptar de inmediato una marca diferente que no infrinja, porque los tribunales han denegado la moción de medida cautelar preliminar cuando no había amenaza de infracción continua y la falta de futura infracción puede evitar daños irreparables.

Sobre el autor: La práctica de Li se centra en proteger y defender los derechos de propiedad intelectual de las empresas. Ha litigado casos desde su inicio hasta el juicio en los tribunales federales de distrito, en investigaciones de la Sección 337 ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y ante la Junta de Apelaciones y Pruebas de Patentes. Li representa a clientes en todas las áreas del derecho de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas registradas, secretos comerciales y derechos de autor.